The Smith & Nephew v. Hologic Decision on Non-Analogous Art (article in Korean)

자명성 공격에 대해 특허출원인 및 특허권자에게 도움이 되는 최근 CAFC 판결

2018년 1월 30일, CAFC(미 연방순회항소법원)은 특허출원인 및 특허권자가 반길만한 판결을 내놓았다. Smith & Nephew 대 Hologic 사건에서 법원은 유리 섬유를 감는 기구와 관련된 선행인용문헌이 청구항의 외과 수술용 기구와 유사하지 않은 (non-analogous) 분야의 기술이므로 비자명성의 결여를 뒷받침하는 문헌으로 쓰일 수 없다고 판시했다.

선행인용문헌의 내용이 유사한 분야의 기술인지 확인하려면 “(1) 제기된 문제와 상관없이 해당 문헌의 기술이 발명가의 활동 분야와 같은지, (2) 선행문헌의 내용이 이 활동분야와 다를 경우 발명자가 접한 특정 문제에 자료가 그럼에도 불구하고 합리적으로 연관성이 있는지를 고려해야 한다.” 당사자가 “문제”를 정의하는 바에 따라 결과가 크게 달라지는 (2)번은 심사관이 활동분야가 완전히 다른 선행문헌을 적용함으로써 특허출원인에게 놀라움과 좌절을 안겨줄 때가 종종 있다. 그리고 적용된 선행문헌이 유사하지 않은 분야에 해당된다는 반박은 심사과정에서 설득력이 거의 없다.

이 판례에서 심사관은 선행문헌에 청구항의 나선형 홈이 명시되어 있으며 회전운동을 동시에 일어나는 회전, 병진 및 왕복운동으로 전환하는 기술적인 문제의 해결과 관련된 자료임을 밝혔다. (해당 활동분야에 속하는) 다른 선행 문헌에 따르면 드라이브 피스톤 회전당 왕복 수를 달리하기 위해 캠 홈의 모양을 바꿀 수 있다고 나와 있으므로 심사관은 해당 기술의 숙련자가 선행문헌을 보고 관련 캠 홈에 대해 지식을 찾을 수 있다고 보았다.

그러나 CAFC은 “다량의 반강체 조직 절단 시 어려움을 해결하는 것에 중점을 둔 발명자가 제기한 문제를 심사관이 너무 좁게 해석함으로써 실수를 범했다고 판시했다. 반면 선행문헌은 감긴 유리 섬유와 관련이 있으며 양쪽이 유사한 기계적 솔루션을 얻었다 하더라도 선행문헌의 내용이 문제의 해결을 고민하는 발명가에게 논리적인 해결책을 제시했을 거라고 여기는 것은 지나친 비약이다.”라고 판시했다.

눈여길 점은 법원이KSR 이전 판결인 In re Clay 사건(Fed. Cir. 1992)에 찬성했다는 점이다. 이 판례에서는 “발명과 선행문헌 모두 석유산업과 관계가 있으며 모두 젤의 사용을 명시했다.” 그러나 법원은 “두 발명이 매우 다른 환경(한쪽은 원유 추출, 다른 한쪽은 정제 액화 탄화수소 저장)에서 사용되었기 때문에 같은 해당 분야에 속하는 것이 아니다”라고 밝혔다. 선행문헌 또한 발명가가 해결하려는 문제와 합리적인 연관성이 없었다.

따라서 자명성 공격을 받는다면 위의 두 CAFC 판례들을 심사과정 또는 법원에서 인용할 수 있을 것이다. 선행문헌과 발명의 분야가 유사하지 않다는 주장이 심판관에게는 설득력이 없을 수 있으나 사실이 뒷받침되는 경우, 특허심판원(PTAB)과 법원에서는 더 좋은 결과를 이끌어 낼 수 있을 것으로 보인다.

Smith & Nephew v. Hologic 판례의 원문은 보고자 하신다며 이 링크를 사용하십시오.  8페이지 하단에서 비유사 기술(non-analogous art)과 관련된 내용이 시작됩니다.