The Berkheimer v. HP Decision on Whether the Second Step in a 101 Inquiry is a Question of Fact (article in Korean)

특허 적격성 분석에 대한 중요한 사실

미국 정치에서 ‘사실’은 더이상 중요하지 않지만 특허법에서는 여전히 중요하다. 이는 악명 높은 Alice 판례에 따라 특허법 101조에 발목 잡힌 특허권 소유자 및 특허출원인에게 좋은 소식이다. Alice 판례에 따르면 청구항 내용이 특허 부적격 개념, 즉 세 가지 법적 예외 중 하나에 해당되는지 밝혀야 한다. 예외에 해당되는 경우 각 청구항 요소를 개별적으로 고려하고 포괄적으로도 고려하여 추가적인 요소들이 청구항을 법적 예외보다 “현저하게 많은 (significantly more)” 것으로 변환하는지 확인해야 한다. 청구항의 한정요소가 “업계에 이미 알려져 있고 이해가 확실하고 일반적인 종래 기술” 이상임을 나열할 수 있어야 특허 적격 소재로 변환이 가능하다. 최근 Berkheimer 대 HP 판결(Fed. Cir., Feb. 2018)에서 연방항소법원 (CAFC)은 다음과 같이 판시했다.

“청구항의 단일 요소 또는 요소들의 조합이 관련 분야의 통상의 기술자에게 확실히 이해되고 일반적인 종래 기술인지에 대한 문제는 사실에 대한 문제이다. 무효 결론에 연관이 있는 이런 사실은 명확하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)로 입증되어야 한다.”

이 문장이 중요한 이유는 청구항 내용이 특허 적격 소재에 해당하느냐에 대한 문제가 단순히 “임계적인” 법적 문제가 아니라 근본적인 사실에 기초한 “타당성”의 문제라는 것을 명시하고 있기 때문이다. 특허 침해 사례의 경우 피고는 명확하고 설득력 있는 증거로 특허 부적격성을 입증해야 한다.

이러한 판결은 특허권자로 하여금 실제 사실적 사안을 제시함으로써 특허가 사실에 대한 고려 없이 무효하다는 판사의 판결을 변론 및 약식판결 단계에서 방지할 수 있다. 실제로 Berkheimer 대 HP 사건에서 항소법원은 명세서에 기술된 사실문제를 기반으로 특허법 101조에 따라 종속 청구항인 4항~7항이 부적격하다는 지방법원의 약식재판 판결을 무효화했다. 이 사례에서의 쟁점은 디지털적인 방법으로 파일을 보관할 때 중복성을 감소하는 청구항의 개선점이 확실히 이해되고 일반적인 종래 기술에 해당되는 것인지를 따지는 이슈가 사실과 관련된 논쟁을 제기하는가였다.

이 판례에서 이러한 측면은 특허출원인에게 여러 흥미있는 전략을 부각시킨다: 청구항의 발명이 특정기술을 어떻게 개선시키는지 명세서에 설명하는 것, 이러한 개선점들에 해당되는 종속항들을 추가하는 것, 그리고 종속항과 독립항들을 별도로 논증하는 것을 고려할 수 있다. 이 판결은 미국 특허청에서 특허법 101조에 따른 거절사유를 직면하는 출원인에게도 도움이 된다. 미특허청에서의 입증 기준(증거의 우세함)이 소송 과정에서의 입증 기준보다 낮으므로, 출원인(및 무효소송시 특허권자)은 분석의 기저가 되는 사실을 증거(예: 제약이 일반적이지 않고 잘 알려진 것이 아니라는 전문가 진술)로 제출하여 발명이 특허의 대상으로 부적격하다는 주장에 맞서야 하겠다.